El principal beneficio de obtener la titularidad de una patente o registro de un derecho de propiedad industrial, es decir, la patente para una invención o el registro para una marca, aviso comercial, modelo de utilidad o diseño industrial, es que con ello se obtiene el uso exclusivo del derecho respectivo, lo que implica impedir que terceros que no cuenten con el consentimiento del titular, hagan uso de dichos derechos.
No obstante lo anterior, es común que los titulares de los derechos de propiedad industrial no tengan claro cuáles son las acciones administrativas que pueden iniciar, así como tampoco ante que autoridad deben hacerlo.
En este sentido, la intensión del presente artículo es abordar de manera general las acciones administrativas que contempla nuestra legislación Mexicana, para defender invenciones patentadas o marcas, avisos comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales registrados.
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DE INFRACCIÓN
Con base en lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de determinar la violación de un derecho de propiedad industrial, es necesario que el titular del derecho, inicie ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) un procedimiento contencioso, mediante el cual solicite una declaración administrativa de infracción.
Dichos procedimientos, se encuentran regulados en los Títulos Sexto y Séptimo de la mencionada Ley de la Propiedad Industrial.
Para estar en posibilidad de solicitar una declaración administrativa de infracción, es necesario lo siguiente:
No obstante, es posible solicitar la declaración administrativa de infracción en contra de un tercero que realice conductas de competencia desleal. En este caso, no se pueden invocar causales de infracción que involucren derechos de propiedad industrial.
En caso que se solicite que el emplazamiento respectivo, se lleve a cabo durante el desahogo de una visita de inspección, es posible no indicar el nombre del presunto infractor. En este caso, el emplazamiento será dirigido en contra del propietario, responsable o poseedor del establecimiento visitado.
Es importante mencionar que, las pruebas madre en un procedimiento contencioso de infracción, son (i) las visitas de inspección en el establecimiento del presunto infractor, o en el domicilio en donde se lleve a cabo la conducta infractora; y, (ii) las diligencias levantadas por notario o corredor público, en los mencionados establecimientos.
En términos generales, un procedimiento contencioso de infracción, se resume en las siguientes etapas:
En caso que el IMPI determine que la o las conductas que realiza el presunto infractor, actualizan alguna causal de infracción invocada por el titular del derecho de propiedad industrial, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, puede sancionarlo de acuerdo a lo siguiente:
Adicionalmente, el presunto infractor sería responsable de la indemnización por daños y perjuicios causados, que de conformidad con el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen la violación a los derechos de propiedad industrial.
El tiempo aproximado que toma tramitar y resolver el procedimiento contencioso de infracción, oscila entre los 12 y 24 meses.
MEDIDAS PROVISIONALES
Considerando que el tiempo de tramitación y resolución de un procedimiento contencioso de infracción es largo, existe la posibilidad de solicitar al IMPI, la imposición de medidas provisionales con el fin de suspender de manera inmediata las conductas del presunto infractor.
En específico, se puede solicitar la imposición de tres tipos de medidas provisionales, las cuales se detallan a continuación:
En específico, se puede solicitar que el IMPI, imponga las siguientes medidas provisionales:
– Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
– Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similar que infrinjan los derechos de propiedad industrial;
– Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan los derechos de propiedad industrial;
– Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de los artículos antes mencionados.
III. Prohíba la comercialización o uso de los productos con los que se violen los derechos de propiedad industrial.
Esta medida provisional, únicamente es procedente cuando se hayan solicitado todas las medidas provisionales que anteceden, y no se logre que el presunto infractor se abstenga de su conducta infractora.
Este tipo de medida provisional, consiste en impedir el ingreso a territorio mexicano, de mercancía que infrinja derechos de propiedad industrial vigentes en México y se quede resguardada por la Autoridad Aduanera Mexicana.
A diferencia de las medidas provisionales tradicionales, esta medida provisional también es regulada por la Ley Aduanera, por lo que además de los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario proporcionar la siguiente información:
– Nombre del importador.
– Número de contenedor en donde se ubica la mercancía.
– Aduana por la que se tenga conocimiento que va a ingresar la mercancía.
– Periodo estimado para el ingreso de la mercancía.
– Almacén en el que deberá quedar depositada la mercancía, siendo procedente únicamente un almacén que se encuentre dentro de la circunscripción de la Aduana.
– Designación o aceptación expresa del cargo de depositario.
Este tipo de medida provisional, es muy similar a la medida provisional consistente en la suspensión de la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera, sin embargo, la diferencia radica en que la suspensión de la libre circulación se aplica a mercancía de procedencia extranjera, que no pretende introducirse al territorio mexicano, sino tiene como fin otro país.
Por otra parte, a diferencia de cualquier otra medida provisional, en este tipo de medida, es posible imponerla primero y posteriormente notificar formalmente al presunto infractor. Lo anterior es así, ya que el importador no es nacional y no cuenta con un domicilio en México, por lo que dicha notificación se hace mediante carta rogatoria.
Las mencionadas medidas provisionales, pueden solicitarse (i) durante el procedimiento contencioso de infracción, siempre y cuando no se emita la resolución respectiva; y, (ii) antes de presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción. En este último caso, es necesario presentar dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la imposición de las medidas provisionales, la solicitud de declaración administrativa de infracción, ya que de lo contrario, el IMPI ordenara el levantamiento de las medidas impuestas y, pondrá a disposición del presunto infractor, la garantía provisional que se haya presentado.
Ahora bien, para que sea posible la imposición de las medidas provisionales referidas, es necesario que en términos de los artículos 199 Bis 1 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, se cumplan con los siguientes requisitos:
1) Se acredite ser el titular de un derecho de propiedad industrial.
2) Se acredite cualquiera de los siguientes supuestos:
– La existencia de una violación a un derecho de propiedad industrial;
– Que dicha violación sea inminente;
– La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable;
– La existencia del temor fundado respecto a que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
3) Se otorgue una garantía suficiente para responder por los daños y perjuicios que se puedan causar al presunto infractor.
En la práctica, el IMPI admite como garantías los billetes de depósito y las fianzas.
En principio, al solicitar la imposición de la medida provisional, es recomendable exhibir una garantía inicial, por un monto que oscila entre los $3,000.00 pesos y los $250,000.00 pesos, el cual dependerá de la o las medidas provisionales que sean solicitadas.
Una vez impuesta la medida provisional, el IMPI puede requerir la ampliación de la garantía provisional.
4) Se proporcione información para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos en los cuales se comete la violación de los derechos de propiedad industrial.
5) Se acredite que el titular del derecho de propiedad industrial, ha aplicado a los productos que ampara, las leyendas “Patente Otorgada” o “Marca Registrada”; las siglas “M.R.” o el símbolo “®”, o bien, que se acredite que se ha manifestado o hecho del conocimiento del público consumidor que los productos o servicios que ampara el derecho de propiedad industrial, se encuentra protegido.
En la práctica, es común cumplir este requisito, mediante una publicación en un periódico, en el que se haga del conocimiento del público en general, que el derecho de propiedad industrial se encuentra protegido ante el IMPI.
Conclusión
Con base en la información proporcionada, es claro que la Ley de la Propiedad Industrial, contempla acciones administrativas que cualquier titular de un derecho de propiedad industrial, puede hacer valer en contra de terceros que infrinjan sus derechos.
No obstante, también es claro que a pesar de ser acciones administrativas, implican un reto para cualquier abogado, como ocurre en un litigio judicial.
Por otra parte, considero que aún y cuando hoy en día, México ha avanzado considerablemente en la defensa de los derechos de propiedad industrial, aún falta camino por recorrer, ya que hoy en día, la Ley de la Propiedad Industrial, no establece un mínimo de días para establecer la sanción correspondiente, como si ocurre en la Ley Federal del Derecho de Autor.
Asimismo, para que un titular pueda llevar a cabo una medida provisional en una Aduana, debe realizar un gasto bastante considerable, ya que además de los viáticos que deberá cubrir, también debe cubrir el costo de estibadores, desconsolidación de mercancía en el contenedor y el almacén e donde se depositara la mercancía.
En este sentido, tengo la firme confianza en que, tal y como ocurrió con la reforma que se realizó en 2018, a la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas, para este año 2019, se concrete la reforma en materia de contencioso.
