En el comercio, es común que las personas comiencen a utilizar su marca, para identificar sus productos o servicios y, en el mejor de los casos, posteriormente la protejan.
Lamentablemente, también es común que después de invertir tiempo, dinero y esfuerzo para lograr posicionar su marca en el comercio, se encuentran ante estos escenarios:
Es en este momento, es cuando se arrepienten de no registrar su marca desde un principio y, se preguntan… ¿aún puedo hacer algo?
Afortunadamente sí, aún pueden hacer algo, ya que, en México, la Ley de la Propiedad Industrial prevé en materia de marcas, el supuesto de “el mejor derecho por uso anterior”.
Este supuesto, consiste en demostrar con pruebas idóneas (facturas, ordenes de compra, contratos, revistas, periódicos, catálogos, etc.), haber utilizado una marca de manera ininterrumpida en el comercio mexicano o extranjero, antes de (i) la fecha en que el tercero haya presentado la solicitud de registro para la marca; o, (ii) antes de la fecha de primer uso que haya declarado el tercero en la solicitud de registro.
Ahora bien, para hacer valer ese mejor derecho de uso anterior, es indispensable definir cuál es el objetivo que se persigue, es decir, definir si se busca (i) dejar sin efectos el registro marcario del tercero y, obtener el registro para la marca de interés; o, (ii) únicamente defenderse de una demanda de infracción, sin obtener ningún registro.
NULIDAD DE MARCA REGISTRADA
Si la intención es dejar sin efectos el registro marcario del tercero y, obtener el registro para la marca de interés, es necesario iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad (es un litigio), basada en un mejor derecho por uso anterior.
Con ello, al obtener una resolución favorable, el IMPI ordenará la nulidad de la marca registrada y, será posible obtener el registro para la marca de interés.
No obstante, este derecho no se puede hacer valer en cualquier momento, ya que, la Ley de la Propiedad Industrial, establece un plazo de cinco años contados a partir de que se publique la concesión del registro en la Gaceta respectiva.
INFRACCIÓN DE MARCA REGISTRADA
Si la intención únicamente es defenderse de una posible declaración administrativa de infracción de marca, sin obtener ningún registro, durante la tramitación del procedimiento, como un argumento de defensa, se debe hacer valer el mejor derecho de uso.
En este caso, el derecho se puede hacer valer en cualquier momento, ya que la Ley de la Propiedad Industrial, no establece un plazo.
Conclusión
Con base en la información proporcionada, es claro que la Ley de la Propiedad Industrial, contempla supuestos que benefician a las personas que, de buena fe, han utilizado una marca de manera ininterrumpida, sin que hayan obtenido el registro respectivo.
No obstante, el hacer valer un mejor derecho de uso anterior, es más costoso en cuanto a tiempo y dinero, por lo que siempre será más recomendable, llevar a cabo el registro de una marca.
